Cybersquatting noms de domaine : comparaison des procédures extrajudiciaires UDRP et URS

Les litiges relatifs aux noms de domaine peuvent se régler par le biais de procédures extrajudiciaires.

Depuis l'arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs) en 2013, une nouvelle procédure moins coûteuse dénommée URS (Uniform Rapid Suspension System) a été mise en place. L'URS coexiste avec l'UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) qui a traité plus de 31 800 contentieux depuis sa création en 1999. Keep Alert compare les deux procédures afin de sélectionner la plus appropriée face au cybersquatting.

1 - Éléments de comparaison

Le tableau ci-dessous dresse la comparaison entre les deux procédures extra-judiciaires que sont l’UDRP et l’URS.

Éléments UDRP URS
Communication  Électronique Électronique
Caractéristiques UDRP possibles pour toutes les extensions de premier niveau génériques (gTLD) ainsi que les newgTLD ou certains ccTLD. URS possibles que pour les newgTLD ou certains ccTLD.
Une plainte URS ne peut pas porter sur un nom de domaine faisant partie d'un dossier ouvert et actif d'URS ou d'UDRP. 
Éléments de la demande 1) Le/les nom(s) de domaine est/sont identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le Demandeur a des droits ;

2) Le Défendeur (le propriétaire du nom de domaine) n’a pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine objet de la plainte ; et

3) Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
1) Le nom de domaine enregistré est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque verbale ou semi figurative pour laquelle le Demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS a été formée.

2) Le Titulaire n’a pas d’intérêt ou de droit légitime sur ce nom de domaine ; et

3) Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Consolidation La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire.
Pas de limitations concernant le nombre de noms de domaine par plainte.
 
Plusieurs compagnies peuvent déposer une plainte commune contre un seul registrant mais uniquement si elles sont reliées. De multiples registrants peuvent également être nommés dans une même plainte mais seulement s'il est démontré que d'une certaine manière ils sont liés. Pas de limitations concernant le nombre de noms de domaine par plainte.
Une plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine à condition que ces noms de domaine soient enregistré par le même registrant.
Langue de la procédure 1) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
2) La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative soit accompagnée d'une traduction complète ou partielle dans cette langue. 
La demande doit être effectuée en anglais et doit être traduite par le centre d’arbitrage dans la langue prédominante utilisée dans le pays du défendeur.
Preuves de la mauvaise foi 1) Le Titulaire a enregistré ou acquis le nom de domaine principalement dans le but de le vendre, le louer ou transférer l’enregistrement du nom de domaine au demandeur qui est le propriétaire de la marque ou un concurrent de ce dernier, à un tarif excédant les coûts directement liés au nom de domaine.

2) Le Titulaire a enregistré le nom de domaine dans le but d’empêcher le propriétaire d’une marque d’enregistrer le nom de domaine correspondant à celle-ci, sous réserve que le Titulaire soit coutumier d’une telle pratique ;

3) Le Titulaire a enregistré le nom de domaine principalement pour perturber le business d’un concurrent ; ou

4) Par l’usage du nom de domaine le Titulaire a intentionnellement tenté d’attirer à des fins commerciales les usagers d’Internet sur son site web ou tout autre lieu en ligne en créant une probabilité de confusion avec la marque du Demandeur quant à la source, le commanditaire, l'affiliation, ou l'approbation du site ou lieu ou d'un produit ou service sur ces derniers.
1) Le Titulaire a enregistré ou acquis le nom de domaine principalement dans le but de le vendre, le louer ou transférer l’enregistrement du nom de domaine au demandeur qui est le propriétaire de la marque ou un concurrent de ce dernier, à un tarif excédant les coûts directement liés au nom de domaine.

2) Le Titulaire a enregistré le nom de domaine dans le but d’empêcher le propriétaire d’une marque d’enregistrer le nom de domaine correspondant à celle-ci, sous réserve que le Titulaire soit coutumier d’une telle pratique ;

3) Le Titulaire a enregistré le nom de domaine principalement pour perturber le business d’un concurrent ; ou

4) Par l’usage du nom de domaine le Titulaire a intentionnellement tenté d’attirer à des fins commerciales les usagers d’Internet sur son site web ou tout autre lieu en ligne en créant une probabilité de confusion avec la marque du Demandeur quant à la source, le commanditaire, l'affiliation, ou l'approbation du site ou lieu ou d'un produit ou service sur ces derniers.

Indices supplémentaires possibles indiquant la mauvaise foi :

1) Le commerce de noms de domaine pour le profit et la détention d’un large portefeuille de noms de domaine ne sont pas en eux-mêmes des indices de mauvaise foi en procédure URS. Néanmoins, un tel comportement peut être abusif dans certains cas selon les circonstances du litige.

2) La vente du trafic (par exemple, connecter des noms de domaine à des pages parking et de gagner des revenus grâce au click-per-view) n’est pas constitutif en soi de la mauvaise foi selon l'URS. Néanmoins, un tel comportement peut être abusif dans certains cas selon les circonstances du litige.
Moyens de défense 1) Avant le début du litige, l'utilisation, ou les préparatifs sérieux à l’utilisation par le Titulaire du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine était en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services ;

2) Le Titulaire (en tant qu’individu, entreprise ou autre organisation) s’est fait connaître par le nom de domaine, même s’il ne possède de droits sur aucune marque ;

3) Le Titulaire fait un usage non commercial légitime ou un usage de bonne foi du nom de domaine, sans intention de gain commercial en induisant en erreur les consommateurs ; ou de ternir l’image de la marque en cause.
1) Avant le début du litige, l'utilisation, ou les préparatifs sérieux à l’utilisation par le Titulaire du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine était en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services;

2) Le Titulaire (en tant qu’individu, entreprise ou autre organisation) s’est fait connaître par le nom de domaine, même s’il ne possède de droits sur aucune marque ;

3) Le Titulaire fait un usage légitime ou de bonne foi du nom de domaine sans intention de gain commercial en induisant en erreur les consommateurs ; ou ternir l’image de la marque en cause ;

4) Le nom de domaine est générique ou descriptif et le Titulaire en fait un usage de bonne foi ;

5) Les sites des noms de domaine sont exploités seulement dans un but d’hommage ou pour critiquer une personne ou une entreprise, ce qui est dans ce cas considéré comme un usage de bonne foi ;

6) La détention par le Titulaire du nom de domaine est compatible avec un accord écrit conclu par les parties au litige et qui demeure effectif ;

7) Le nom de domaine ne fait pas partie d'un schéma plus large ou d'une série d'enregistrements abusifs parce qu’il est d'un type ou de caractère significativement différent à d'autres noms de domaine enregistrés par le Titulaire.
Examen administratif 3 jours civils ; le Demandeur a 5 jours civils pour rectifier la plainte si elle est insuffisante. 2 jours ouvrables; Plainte rejetée sans préjudice  si insuffisante.
Réponse Titulaire 20 jours civils depuis le commencement de la procédure au dépôt de la réponse. 14 jours civils depuis la date de notification de la plainte au dépôt de la réponse.
Extension du temps de réponse Pas de limitation expresse pour étendre la durée à la demande de Titulaire ou accord des Parties. 7 jours civils ou moins à la demande du Titulaire.
Longueur maximale 5000 mots pour le demandeur et le défendeur dans sa réponse. Cette limite ne concerne que l'argumentation autour des 3 principes UDRP, et non les éléments de faits (NDD, registrar, parties, etc…) La plainte initiale du demandeur ne peut contenir que 500 mots maximum.
2500 mots ou moins pour la réponse du défendeur, à l’exclusion des annexes.
Choix de l'expert Si un expert est choisi, il sera désigné par le centre (dans un délai de 5 jours).
Si une commission de 3 experts est demandée, le requérant doit soumettre les noms de 3 candidats.
Un examinateur choisi par le centre d’arbitrage.
Examiné par Un Panel choisi par le centre d’arbitrage UDRP ; ou un Panel de 3 membres, à la demande du Demandeur ou du Défendeur. Si un Panel de 3 membres est demandé, chaque partie soumet une liste de 3 candidats pour exercer en tant que membre du Panel (un membre choisi par le Demandeur, un par le Défendeur, un par le centre d’arbitrage); si le Panel de 3 membres est requis par le Défendeur, les frais sont partagés. Un examinateur choisi par le centre d’arbitrage.
Standard de preuve Le demandeur doit prouver que chacun des trois éléments de la plainte est présent. Un Panel doit statuer sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément à la Politique, ces règles et toutes les règles et principes du droit qu'elle juge applicable. Une preuve claire et convaincante qu’aucune véritable question de fait matériel n’existe en tant qu’un des éléments de la demande.
Irrégularités Le centre contrôle, dans un délai de cinq (5) jours civils à compter de la réception de la plainte, le respect des
conditions de forme définies dans les principes directeurs, les règles d'application et les règles supplémentaires et notifie toute irrégularité au requérant et au défendeur qui a alors cinq (5) jours civil pour y remédier. Ce délai passé, si aucune correction n'est apportée, la plainte est rejetée.
Le centre d'arbitrage contrôle dans les deux jours ouvrés que la plainte satisfait les exigences du dépôt. C'est un examen afin de déterminer que la plainte contient toutes les informations nécessaires. Etant donné la rapidité de la procédure, il n'y a pas de possibilité de corriger les informations.
Délai La plainte est vérifiée dans les 3 jours après le paiement (c'est considéré comme la date d'ouverture de la procédure). Si non-conformité, délai de 5 jours pour répondre.
Le défendeur a 20 jours pour répondre.
La commission a 14 jours pour répondre, suite à sa nomination.
La décision doit ensuite être communiquée dans les 3 jours aux parties et registrar.
Un examen administratif sera effectué dans les deux jours ouvrés suivant le dépôt de la plainte auprès du centre d'arbitrage. Dans les 24 heures après avoir reçu la notification de la plainte du centre d'arbitrage, le Registre doit bloquer le domaine.
Dans les 24 heures suivant la réception de la notification de blocage du nom de domaine par le Registre, le centre d'arbitrage informe le Registrant de la plainte.
Le défendeur a alors 14 jours pour répondre. Le défendeur peut demander un délai supplémentaire pour répondre. Cette extension ne pourra pas excéder 7 jours, devra être de bonne foi et avoir été effectuée durant le délai de 14 jours ou, à défaut, pas plus de 30 jours après la notification.
Calendrier décisionnel Dans les 14 jours suivant la nomination du Panel, sauf circonstances exceptionnelles. Dans les 3 jours ouvrables et au plus tard 5 jours ouvrables à partir de la date de début de l'examen, sauf circonstances extraordinaires.
Décision (1)Annulation du nom de domaine ; ou
(2)Transfert du nom de domaine enregistré au Demandeur.
Suspension du nom de domaine pour le restant de la période d'enregistrement, avec possibilité pour le Demandeur de prolonger la période d’un an supplémentaire.
Appels et autres procédures Le Titulaire ou Demandeur peut soumettre le litige devant un tribunal compétent avant ou après que la procédure UDRP ait été entamée. Si elle en fait la demande, une partie a droit à l'appel De Novo.

Un appel doit être déposé dans les 14 jours après une défaillance ou quand la décision finale est émise et toute réponse doit être déposée 14 jours après par le Panel d’appel URS sélectionné par le centre d’arbitrage URS et sous réserve des règles d'appel du centre d’arbitrage ;
Chacune des parties peut demander une UDRP ou une procédure judiciaire.
Etat du nom de domaine durant la procédure Maintien du statu quo jusqu'à l'annulation ou l’ordre de transfert soit reçu par le Titulaire ou son mandataire, un tribunal, ou un Panel UDRP. Le nom de domaine est immédiatement bloqué après examen de la conformité administrative de la demande ;

Si le Titulaire gagne, le nom de domaine est débloqué et son contrôle est rendu – l’état verrouillé ou déverrouillé résultant de la décision finale durant l’appel.
Frais Ils sont indiqués par le centre d’arbitrage ; le Demandeur paie à l'institution de règlement, dans le délai prescrit, le montant de la provision pour taxes et honoraires fixé conformément aux règles supplémentaires de l'institution de règlement.

National Arbitration Forum: Frais de base allant de 1,300$ à 4,500$ pour des procédures  pouvant aller jusqu’à 15 noms de domaine. 

WIPO: frais de base allant de 1,500$ à 5,000$ pour des procédures pouvant aller jusqu’à 10 noms de domaine. 

Arbitration Center for Internet Disputes (Centre d’arbitrage tchèque): frais de base allant de 500$ à 7,100$ pour des procédures pouvant aller jusqu’à 50 noms de domaine. 

Asian Domain Name Dispute Resolution Centre: frais de base allant de 1,300$ à 3,800$ pour des procédures pouvant aller jusqu’à 10 noms de domaine.  Les frais pour les différends concernant 10 noms de domaine ou plus sont établis par les bureaux indépendants.

Commission administrative composée d'un seul expert
Nombre de noms de domaine faisant l'objet de la plainte  Taxe (dollars des États Unis)
1 à 5  1500 [expert: 1000; Centre de l'OMPI: 500]
6 à 10  2000 [expert: 1300; Centre de l'OMPI: 700]
Plus de 10  À déterminer en consultation avec le Centre de l'OMPI
 Commission administrative composée de trois experts
Nombre de noms de domaine faisant l'objet de la plainte  Taxe (dollars des États Unis)
1 à 5  4000 [président de la commission: 1500; autres membres de la commission: 750; Centre de l'OMPI: 1000]
6 à 10  5000 [président de la commission: 1750; autres membres de la commission: 1000; Centre de l'OMPI: 1250]
Plus de 10  À déterminer en consultation avec le Centre de l'OMPI
Ils sont indiqués par le centre d’arbitrage. Les frais commencent autour de 350-500$ et peuvent monter autour de 1300$ selon le centre d’arbitrage choisi, le nombre de noms de domaine impliqués, et s’il y a des ré-examinations et/ou appels. Les centres d’arbitrage pour les procédures URS sont le National Arbitration Forum (NAF) et l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.
Remboursement Si la plainte est irrégulière et rejetée, le centre rembourse les taxes payées par le requérant déduction faite de
la taxe administrative.
Pas de remboursement, même si la plainte est rejetée.
Listispendance/connexité Si une action judiciaire est intentée avant ou pendant la procédure, la commission a le choix de continuer ou cloturer la procédure. Si une action judiciaire est intentée avant ou pendant la procédure, la commission a le choix de continuer ou clôturer la procédure.

2 - Avantages et inconvénients

La procédure URS présente l’avantage de sa rapidité et de son faible coût par rapport à une procédure UDRP. Elle est idéale pour une marque souhaitant faire rapidement suspendre une atteinte (gel du nom de domaine) sans pour autant dépenser une somme importante pour acquérir le domaine (cas du rachat) ou dans des frais de procédure UDRP.

Accompagner une procédure URS d’un backorder (veille de retombée dans le domaine public avec récupération automatique) est intéressant afin d’éviter un nouveau préjudice.

La procédure URS ne peut ainsi pas se substituer à une UDRP car elle n'aboutit pas au même résultat.

La procédure UDRP présente l’intérêt d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine et non le simple blocage. Cependant, la procédure reste plus longue et chère. Le titulaire a également à sa disposition moins d'arguments de défense possibles qu’en URS.

Par exemple, une procédure UDRP intentée en 2012 pour obtenir le transfert du nom de domaine <richardbranson.xxx> (FA1201001423689) a été gagnée. A contrario, en 2014, la procédure URS visant à bloquer le nom de domaine <branson.guru> (FA1402001545807) a été perdue. Il y a donc bien un choix stratégique à faire en matière de procédure extrajudiciaire. On peut citer un autre cas intéressant, celui de <stuartweitzman.email> (URS: FA1404001554808; UDRP: D2014-1537). Le 24 juin 2014, la demande de gel de ce nom de domaine à l'issue d'une procédure URS a été rejetée. Le 6 novembre 2014, le demandeur a gagné la procédure UDRP et a obtenu le transfert du nom de domaine litigieux.

Le choix d’une procédure URS ou d’une UDRP dépend donc essentiellement de l’importance de l’atteinte et des enjeux commerciaux que le nom représente pour une société ou une personne physique. Certaines entités seront davantage soucieuses de leur e-réputation si la majeure partie de leur commerce est lié à internet par exemple. La stratégie mise en oeuvre ne sera alors pas la même.

Une UDRP peut être engagée auprès de plusieurs centres d’arbitrage : l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), le NAF (National Arbitration Forum), le CPR (Institute for Dispute Resolution), l’ADNDRC (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre), et l’ADR (Czech Arbitration Court). Une liste des centres d'arbitrage ainsi que de leurs règles est également consultable sur le site de l'ICANN à cette adresse : https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-fr.

Enfin, rappelons qu'il sera toujours possible d'exercer une action en justice devant une juridiction nationale quelle que soit l'issue d'une procédure extrajudiciaire.

photo de Sarah Geoffroy

Par Sarah GEOFFROY, juriste spécialiste en Droit de l'immatériel et des technologies de l'information.

Sources :

UDRP :

URS :

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