Protéger ses marques : déposer et veiller

photo de Catherine ThonnelierCatherine Thonnelier, Avocat au barreau de Chambéry

La protection d’une marque ne se cantonne pas au dépôt : tout déposant doit se mettre en mode « veille ».


On sait que la marque – qu’il s’agisse du nom de l’entreprise,  de la désignation des produits - est un actif incorporel intéressant pour l’entreprise car elle lui confère un monopole d’exploitation sur un signe, et ce signe devient alors le point d’attache et de ralliement de la clientèle. De plus, la marque est le seul titre de propriété industrielle qui peut être protégé indéfiniment par le jeu des renouvellements.

Lors de sa création, l’étape indispensable est la vérification de disponibilité : marketing et juridique ne font pas toujours bon ménage : quand l’un propose, l’autre peut rejeter pour défaut de disponibilité. Une fois la marque validée et déposée, la surveillance est recommandée.

En France, l’INPI - Institut National de la Propriété Industrielle - n’opère pas de recherches d’antériorités au moment du dépôt d’une marque et ne bloque pas les noms qui seraient déjà réservés. Par conséquent, rien n’empêche un concurrent de déposer une marque similaire à un premier dépôt et le premier déposant n’en sera pas informé.

Autant éviter qu’un concurrent tire indûment profit des investissements du titulaire d’une marque en créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Les similitudes peuvent être de tout ordre : visuelles (ex. BRIO / BRIG), phonétiques (ex. LA GUITARE / AL KITAR), intellectuelle (ex. SUBITO / PRONTO), avec de nouvelles pratiques sur internet voyant le jour comme le typosquating, qui consiste à partir d’une marque à faire une faute de frappe  ou d’orthographe et à capter le trafic du site officiel de la marque.

Si le système de surveillance mis en œuvre révèle une marque gênante, le titulaire premier pourra alors agir en opposition devant l’INPI : l’opposition est une procédure relativement simple et qui peut éviter un procès.
Il est généralement constaté qu’à ce stade, il est plus facile de mettre un terme à un litige ou d’aboutir à un règlement amiable, dans la mesure où la société dont on reproche le dépôt de marque n’aura pas encore engagé de lourds investissements pour la diffusion de la marque litigieuse.
Mais pour faire opposition, il faut agir vite : 2 mois à compter de la date de publication du dépôt de la marque française litigieuse, 3 mois dans le cas d’une marque communautaire.

Après l’expiration du délai d’opposition, la procédure judiciaire reste possible mais le temps peut jouer en défaveur des titulaires de marques.

En effet, le titulaire d’une marque n°1 ne pourra plus agir en justice à l’encontre d’une marque n°2 concurrente déposée postérieurement de bonne foi, s’il a connu et toléré son usage pendant 5 ans. Il a donc un délai de 5 ans pour agir contre une marque susceptible de porter atteinte à ses intérêts. Au-delà, on estime qu’il a toléré l’usage de ladite marque.
Aussi, il est recommandé de faire valoir vos droits de marque à l’encontre des utilisateurs non autorisés, afin qu’on ne puisse pas ensuite vous reprocher votre inaction.

La surveillance s’appuie sur des moyens techniques de plus en plus pointus, et la veille auprès des registres officiels de marques pour repérer les nouveaux dépôts doit être complétée d’une surveillance sur le web, par exemple avec des outils tels que Keep Alert.

La veille sur internet consistera à repérer les noms de domaine incorporant les marques de l’entreprise, à surveiller les réseaux sociaux : Facebook permet par exemple de dénoncer des enregistrements abusifs opérés par des tiers.

Le moteur de recherche Google ne facilite pas quant à lui la tâche des entreprises car il met les marques au même rang que les mots-clés. Depuis septembre dernier, et suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010 (« l’arrêt Adwords »), Google a changé sa procédure de référencement Adwords en permettant à tout à chacun d’acheter comme mots-clés des marques dont celles de ses concurrents !
Auparavant, le titulaire d’une marque pouvait demander à Google de bloquer l’achat d’une marque comme « mot-clé négatif ». Aujourd’hui, le blocage préventif n’est plus possible et les propriétaires de marques devront donc agir a posteriori contre les usages détournés de leurs marques sur Google.

Tout comme l’entreprise entretient son parc machines et ses autres biens corporels, elle doit également s’attacher à sécuriser ses actifs incorporels.
Elle aura intérêt à ne pas laisser en sommeil ses marques dans les registres de l’INPI ou des offices étrangers mais de recourir à une gestion pro-active : exploitation des marques en direct ou sous licence (car la non exploitation pendant 5 ans peut entraîner la perte de la marque), surveillance avec le choix des outils et du périmètre de surveillance, rapidité et décision quant aux actions à mener contre les tiers, gestion sécurisée des renouvellements, etc.

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