Classement des sociétés anglaises les plus actives contre le cybersquatting de noms de domaine

En 2010, l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) a dénombré un nombre record de 2 696 plaintes pour cybersquatting concernant 4 370 noms de domaine.

Lors d’une procédure extrajudiciaire (UDRP), le requérant doit démontrer que le nom de domaine objet du litige est identique à sa marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine et qu’il l’a enregistré et utilisé de mauvaise foi. Les frais pour le requérant sont de 1 500 dollars par plainte.

Les entreprises anglaises sont plutôt actives dans la lutte contre le cybersquatting avec environ 125 plaintes en 2010. Elles sont cependant loin derrière les français qui ont mené la même année plus de 220 plaintes (lire notre article à ce sujet ). 93% des décisions finales ont été rendues en faveur des requérants en ordonnant le transfert du nom de domaine. Mais dans la majorité des cas (plus de 83%), les défendeurs impliqués dans les procédures n’ont pas proposé de défense.

En 2010, moins de 6 % des décisions ont été rendues en faveur des défendeurs pour les procédures impliquant des requérants anglais. Le transfert du nom de domaine Simplybusiness.com par exemple a été refusé par le panel. Le défendeur a démontré que le requérant Xbridge Limited (proposant des services d'assurance sous le nom de "Simply Business") n’avait pas de droits sur les deux mots communs associés. Le panel lui a donné raison.

Deux vainqueurs dans le classement des requérants anglais : Barclays et Jimmy Choo

La banque internationale Barclays et Jimmy Choo, spécialisé dans le prêt-à-porter et accessoires de mode, sont les deux entreprises les plus actives outre-manche. Elles ont été impliquées dans 10 procédures chacune en 2010. Elles sont suivies de loin par Roche Products (leader anglais des sociétés pharmaceutiques) avec seulement 5 procédures engagées et Harrods (célèbre marque de luxe, de beauté et d’accessoires de mode) avec 4 litiges à sa charge.

Les procédures extrajudiciaires permettent également de juger plusieurs noms de domaine d’un même titulaire lors d’une seule décision. Jimmy Choo et Roche Products ont utilisé cette astuce pour récupérer d’un seul coup 8 noms de domaine chacun. Speedo (spécialisés dans les maillots de bain) et Roche Products ont également obtenu le transfert de 5 et 3 noms de domaines chacun. Les noms de domaines valium365.com, buyvaliumoffers.com, and diazepamvalium-offers.com ont ainsi été récupérés par Roche Products lors d’une seule décision.

Page parkings, sites tiers, pornsquatting… les principales utilisations des noms de domaine litigieux

Les principales utilisations des noms de domaines récupérés par les entreprises anglaises sont les pages parking et les sites actifs réalisés par des tiers (42,5 % pour chacune des deux utilisations). Les pages parking correspondent à des pages publicitaires proposant des liens sponsorisés souvent vers des concurrents. Sur l’ensemble des noms de domaine récupérés par les entreprises anglaises, 12 sont inactifs et 2 redirigent automatiquement l’internaute vers une page d’attente du registrar. Cantoruk.net est le seul cas utilisé pour du « phishing ». Il s’agit d’une façon de tenter d'acquérir des informations sensibles telles que des noms d'utilisateur et des mots de passe en se faisant passer pour une entité digne de confiance. Enfin, plusieurs litiges portent sur des noms de domaine utilisés pour du contenu adulte ou « pornsquatting » (ex : speedoguy.net, speedopics.com pour la marque Speedo).

Les noms de domaines litigieux sont majoritairement enregistrés dans la première extension mondiale : .COM (78%). Les autres extensions plébiscitées sont les .NET (8 cas), .ORG (6 cas) et l’extension espagnole .ES (2 cas). La récente extension colombienne .CO, similaire à s’y méprendre au .COM a été utilisée dans 4 cas (lire notre article « Les marques récupèrent leur .CO squattés » pour en apprendre davantage sur les litiges en .CO).

46% des noms de domaine litigieux contiennent la marque associée à un terme commun

Les noms de domaines cybersquattés sont majoritairement composés de la marque et d’un nom commun comme « online » (7 cas), « outlet » (3 cas) ou « shop » (2 cas). Presque 30 % des cas sont des reprises de la marque à l’identique et 7 % correspondent à des dépôts à l’approchant (« typosquatting ») des marques anglaises contenant des fautes d’orthographe ou de frappe. Par exemple le nom de domaine interroute.com ressemble à la marque Interoute (fournisseur de services en télécommunication) en lui ajoutant un « R ». Enfin, il est également courant d’ajouter un pays ou une ville à un nom de marque (5% des litiges pour les entreprises anglaises en 2010) comme harrodstokyo.com, barclaysghana.net, jimmychoousa.com.

Le top 5 des cabinets juridiques représentant les requérants

En 2010, presque 10 % des procédures extrajudiciaires ont été conduites par A.A. Thornton ont le client principal est Jimmy Choo. Seulement avec son client privilégié Barclays, Pinsent Masons LPP représente 8 % des procédures. Viennent ensuite Dechert LLP, cabinet de plusieurs clients actifs et Burges Salmon LLP, défendant principalement les intérêts de Harrods et impliqué dans 5 % des litiges. La majorité des cabinets juridiques représentant les entreprises anglaises sont eux-mêmes basés outre-manche. Seule exception, Lathrop & Gage L.C, basé aux USA termine ce top 5 des cabinets juridiques les plus présents dans les procédures extrajudiciaires impliquant des requérants anglais.

Un service de résolution spécifique pour l’extension nationale .CO.UK

Les litiges concernant des noms de domaine en .CO.UK, extension nationale de l’Angleterre, ne peuvent se résoudre devant l’OMPI. EN effet, le registre anglais possède son propre service de résolution des litiges, nommé Dispute Resolution Service (DRS). Les conditions d’une procédure DRS sont similaires à celles d’une procédure extrajudiciaire auprès de l’OPMI. Cependant, le DRS propose 3 étapes qui peuvent être utilisées par les requérants.

La Médiation, première étape majoritairement utilisée, gratuite et très efficace (de nombreux litiges se résolvent ainsi) consiste en l’intervention d’un médiateur neutre pour trouver une solution à l’amiable avec les deux parties.

Si la médiation échoue, le requérant peut demander l’intervention d’un expert indépendant. Les frais sont alors de 750 livres HT pour une décision complète et détaillée et de 200 livres HT pour une décision sommaire. L’expert décide seul de l’issue du litige.

Si la décision de l’expert ne convient pas à l’une des parties, celle-ci peut faire appel. L’étude du cas se fait alors par un panel de trois experts et coûte 3 000 livres HT.

En 2010, 219 décisions ont été rendues par les experts du DRS. Parmi celles-ci, 38 % sont des décisions complètes et 60 % des décisions sommaires. Seuls 4 appels ont été demandés.

Plusieurs entreprises anglaises ont compris les problématiques concernant les abus sur Internet et ont engagé de nombreuses procédures extrajudiciaires pour défendre correctement leurs marques. En effet, le nom de domaine est l’un des atouts immatériels principaux de la marque et devrait être le mieux protégé à cause la règle du « premier arrivé, premier servi ». Le nombre d’abus en ligne (« cybersquatting ») devrait augmenter avec l’arrivée des nouvelles extensions. Les entreprises doivent dès maintenant considérer les risques qu’elles encourent avec le cybersquatting. Surveiller ses noms de domaine est essentiel pour détecter des abus potentiels. Les entreprises seront ensuite à même d’engager les poursuites qu’elles souhaitent pour défendre leurs marques.

Keep Alert permet de surveiller les noms de domaine à l’identique, au contenant ou à l’approchant de vos noms de marques. Le module « Noms de domaine » de Keep Alert couvre l’ensemble des extensions existantes et permet la création de rapports personnalisés (avec des captures d’écran horodatées). Keep Alert détecte automatiquement les principales utilisations des noms de domaines comme les pages parking, les contenu adultes, les pages d’attentes des registrars… Le module indique également les procédures extrajudiciaires dont la décision a été favorable au requérant lors de litiges au contenant.

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